Debido a las distintas necesidades que existen, tanto económicas como empresariales, en el sector comercial e industrial, la protección de las marcas ha ido incrementando considerablemente con el pasar del tiempo.
Esto, derivado que las marcas se han posicionado y dado a conocer en los distintos mercados de acuerdo a los productos o servicios que representan y los titulares de estás pueden otorgar el uso de la misma hacia un tercero mediante una licencia.
En Guatemala, la licencia de uso de marca se regulo por primera vez en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Aprobado por Decreto 26-73 del Congreso de la República).
Posteriormente, entro en vigencia la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57–2000) el 1 de noviembre del 2000, siendo esta normativa la aplicable en materia de propiedad industrial de nuestro país.
Tabla de contenido
DEFINICION
El contrato de licencia de uso de marca es un vínculo jurídico por el cual, el titular o el solicitante de la marca, de forma voluntaria y sin perder su derecho sobre la misma, concede a otra persona el derecho a realizar, de acuerdo a las condiciones estipuladas en el dicho contrato y sin ser titular de ésta, formas de explotación de la marca, que a falta de tal consentimiento podrían prohibirse.
LAS PARTES QUE PARTICIPAN EN EL CONTRATO
-
Licenciante
Es la persona titular de la marca registrada o el solicitante del registro, en su caso, o bien una persona que posee un derecho sobre la marca, facultado para conceder licencias.
-
Licenciatario
Es la persona que adquiere el derecho a explotar una marca otorgada a su favor mediante el contrato, sin catalogarse titular del registro y dentro de las condiciones y limitaciones establecidas en dicho contrato.
FUNCION PRINCIPAL
La función prioritaria del contrato de licencia de uso es que los derechos que adquiere el licenciatario tendrán un destino comercial, tales derechos permitirán al licenciatario poner en el mercado bienes y servicios identificados con la marca objeto de la licencia.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que, debido a las funciones de las licencias de marcas, éstas estarán normalmente destinadas a ser utilizadas con propósitos empresariales con el objetivo de lucrar por parte de los titulares.
FORMALIDADES DEL DOCUMENTO
Nuestra legislación, específicamente la Ley de Propiedad Industrial regula lo relacionado a las formalidades que debe tener el documento en donde se celebra el contrato de licencia de uso, siendo las siguientes:
- Documento por escrito (privado o escritura pública)
- Si es otorgado en idioma distinto al español, el documento deberá ser debidamente legalizado y contar con traducción jurada. (aplica para documento privado)
ASPECTOS REGISTRALES
Si bien es cierto, dicha normativa no obliga la inscripción del contrato de licencia de uso de marca en el Registro de Propiedad Intelectual de Guatemala, es totalmente recomendable que dicho contrato sea inscrito, derivado que al tener el soporte de la inscripción este podrá surtir efectos frente a terceros de acuerdo a las condiciones establecidas en el mismo y servirá también como respaldo hacia ambas partes.
Para poder inscribir en el contrato de licencia de uso de marca en el Registro de Propiedad Intelectual de Guatemala deberá contener los siguientes requisitos:
- El nombre, razón social o denominación del propietario y del licenciatario y su domicilio;
- La marca o marcas objeto de la licencia e indicación de sus registros;
- El plazo de la licencia, si lo tuviere;
- Indicación de si la licencia es exclusiva o no y condiciones, pactos o restricciones convenidas sobre el uso de la marca; y
- e) Resumen de las disposiciones sobre control de calidad.
RECOMENDACIONES
- Es importante tomar en consideración que el documento, ya sea privado o en escritura pública, se expresen los derechos que se le conceden al licenciatario, por ejemplo: producir, usar, comercializar, vender, o una combinación de los anteriores; y si estos son a título oneroso o gratuito.
- Se debe especificar la categoría de la licencia de que se trata: si esta comprende o no la totalidad de los productos o servicios para los que está registrada la marca.
- El control de calidad es un aspecto de suma importancia derivado que la marca es la que representa los productos o servicios que se amparan con la marca. Dicho lo anterior, es recomendable establecer en el contrato la obligación para el licenciatario de cumplir con los estándares de calidad del licenciante.
- Sin duda alguna, uno de los aspectos que se debe tomar con suma importancia es el de la remuneración con la que se pacte el contrato. Por lo que se deberá regular los períodos o forma de pago en que deberá hacerse efectiva dicha remuneración y a las consecuencias cuando no se ha hecho efectiva en el período pactado.
- Y, por último, el contrato de licencia de uso de marca debe llevar estipulado estrictamente un plazo. Dicho plazo regirá hasta cuando el licenciatario tendrá todos los derechos otorgados en el contrato.
